Signos distintivos registrables y no registrables

On noviembre 10, 2013, in Marcas, Marcas Colectivas, Marks, by IPIBA

Las marcas tienen una escala de “fuerza” o “capacidad distintiva” que puede resumirse a cinco grados o instancias. SIGNOS GENÉRICOS Los signos genéricos son aquellos que hacen referencia al producto y/o servicio de la manera como éste es habitualmente conocido en el mercado: lápiz marca LAPIZ, mesa marca MESA. No son protegibles jurídicamente. Pueden ser […]

Marca registradaLas marcas tienen una escala de “fuerza” o “capacidad distintiva” que puede resumirse a cinco grados o instancias.

SIGNOS GENÉRICOS

Los signos genéricos son aquellos que hacen referencia al producto y/o servicio de la manera como éste es habitualmente conocido en el mercado: lápiz marca LAPIZ, mesa marca MESA. No son protegibles jurídicamente. Pueden ser términos, frases, símbolos, logos, combinaciones de lo anterior. 

DESCRIPTIVOS

La siguiente categoría se refiere a los términos “descriptivos”. Una marca es descriptiva si expresa el propósito, la función, las características físicas, las cualidades de excelencia o el uso final del producto. Al no ser distintivos en sí mismos, los términos descriptivos no pueden ser protegidos como marcas salvo que -por medio de las ventas, la publicidad y otros medios-  el público consumidor llegue a identificarlos claramente con los productos o servicios que representan. Esto se llama usualmente significado secundario. El significado secundario es la capacidad distintiva adquirida con motivo del uso.

SIGNOS EVOCATIVOS

Aparece a continuación un tercer tipo de marcas colectivas, que son las “sugestivas” o “evocativas”.[1] A diferencia de las marcas descriptivas, éstas no describen directamente los productos o servicios a los cuales se refieren, sino que impulsan a la reflexión, la imaginación o la percepción para deducir la índole de los bienes. Se considera que los signos colectivos sugestivos o evocativos tienen carácter distintivo en sí mismos[2] y deben protegerse sin necesidad de que deban adquirir previamente un significado secundario.[3]

SIGNOS ARITRARIOS

En cuarto lugar aparecen los signos distintivos “arbitrarios” que son aquellos (denominativos, figurativos o mixtos) de uso común, pero que, asociados a los bienes o servicios a los que se les aplica, ni describen, ni sugieren una relación entre el signo y el producto.[4] Ejemplos de marcas arbitrarias son: APPLE (manzana) para distinguir computadoras.  Igual que las sugestivas, las marcas arbitrarias son distintivas en sí mismas y no es necesario demostrar que tienen un significado secundario. Pero si bien tienen un significado en sí mismas (“manzana”), ese significado no está asociado de ningún modo al producto o servicio protegido: las computadoras.

SIGNOS DE FANTASÍA

Por último, los signos con mayor aptitud distintiva (y, por lo tanto, con mayor grado de protección) son los “signos de fantasía”, vale decir aquellos creados o elegidos con el único fin de utilizarse como marcas. Son signos creados especialmente para ser utilizados en el mercado y su principal función es generar valor en sí mismas.

Entre ellos tenemos algunos muy conocidos: EXXON para gasolina, KODAK para artículos fotográficos, XEROX para equipo de fotocopiado y PEPSI para una bebida gaseosa. Y la más cara del mundo en la actualidad: GOOGLE. Las marcas de fantasía han recibido tradicionalmente el mayor alcance de protección.[5] Son los más fuertes de entre todos los signos distintivos y pueden alcanzar el carácter de “marcas notorias” o “marcas renombradas” lo cual les genera una protección automática, más allá de las fronteras de su país de origen y aún en clases en las que no se encuentran registradas.[6] Para la jurisprudencia argentina son marcas de fantasía todas aquellas que (pudiendo tener algún significado en otro idioma) éste no es conocido por el grueso del público consumidor.[7]


[1] Para el INPI las marcas evocativas “son  aquellas que insinúan uno o varios atributos del producto. El atractivo de las marcas evocativas es que actúan como una forma de publicidad. Sin embargo, entrañan el pequeño riesgo de que se considere que la marca es demasiado descriptiva y denieguen su registro.” Pone como ejemplo “la marca SOLAR para comercializar radiadores eléctricos insinuaría el hecho de que el producto está pensado para irradiar calor. Sin embargo, las oficinas de marcas de algunos países podrían considerar que la marca es muy descriptiva y ser reacias a registrarla”.

[2]En 2009, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de México resolvió la registrabilidad de las marcas evocativas. En el caso, el tribunal sostuvo que “(…) Las marcas evocativas son aquellas que derivan de la palabra “evocar” y que implican traer a la memoria o a la imaginación una cosa, sin embargo, esto no es sinónimo del término describir, que se refiere a la representación cabal detallada y por partes de una cosa. De tal suerte que las marcas evocativas son las denominaciones y/o figuras visibles formadas de un modo arbitrario que despiertan la idea del producto o sugieren su naturaleza o utilidad, y que se relacionan de un modo remoto o indirecto con la mercancía, sin embargo, no conducen directa e inmediatamente a una característica del producto o servicio, pues designan o describen una cualidad o elemento secundario o accidental de éstos. En consecuencia, en los casos de las marcas evocativas, se exige al consumidor, para llegar a comprender qué producto o servicio ampara la marca, hacer uso de la imaginación y del entendimiento, generándose un proceso deductivo entre la marca y el producto o servicio; es por ello, que los signos evocativos son registrables marcariamente, pues no cumplen con el requisito de descriptividad previsto por el artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial.” Al respecto ver Juicio Cont. Adm. Nº 1826/08-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de junio de 2009.- // R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009. p. 261.

[3]Respecto de la marca TARJETA CONTROL nuestra jurisprudencia sostuvo recientemente que: “(…) es indicativa de ciertas cualidades o funciones de una tarjeta (…) Sin embargo, considero que la expresión aludida no identifica una propiedad específica del producto de modo de perturbar la competencia o alterar las sanas prácticas mercantiles. No siempre es fácil diferenciar los signos evocativos que son registrables, de los signos descriptivos, que no lo son (conf. causa 391/03 del 14-2-08). La marca evocativa -por su índole específica y finalidad- sugiere alguna característica del producto o servicio al que va a distinguir, sea relacionada con alguno de sus elementos constitutivos o ya fuere con el objeto al que está destinado o con alguna otra connotación que le es propia. La voz TARJETA CONTROL se relaciona o se asocia con una tarjeta que permite controlar tus gastos y cumple, por tanto, una función evocativa. Esta circunstancia, en la clase para las cuales fue solicitada (9 y 16), genera un signo débil, pero no llega a impedir su función marcaria y no puede subsumirse en la prohibición legal. (…) Así las cosas, es claro que el signo marcario (…)  no encuadra en los términos del art. 2, incisos a), de la Ley Nº 22.362, desde que no constituye la designación necesaria o habitual del producto ni es descriptivo de su naturaleza, función, cualidades u otras características. Al respecto ver: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal – Sala III – Causa N° 11.893/04 – “TELEFONICA DE ARGENTINA SA c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ denegatoria de registro”, Sentencia del 25/03/2010.

[4] El INPI dice que  “Marcas arbitrarias: son palabras cuyo significado no guarda relación con el producto. Aunque estos tipos de marcas también son fáciles de proteger, es probable que requieran mucha más publicidad con objeto de que los consumidores asocien mentalmente la marca y el producto. Ejemplo: la marca CHOCOLATE para comercializar ropa.”

[5] La jurisprudencia andina ha sostenido que en el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.  A juicio del Tribunal, “Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-98, publicada en la G.O.A.C. Nº 398, del 22 de diciembre de 1998, caso “SALTIN etiqueta”). Por el contrario, el tribunal ha sostenido que “… no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros …” (Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y presente en las sentencias dictadas en los expedientes N° 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002).

[6] Dejan de estar limitadas por el principio de territorialidad y el principio de especialidad, que rigen a las marcas colectivas en general.

[7]Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, 12/05/2000 en Recurso de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal nº 21.971/96. del 12 de Mayo de 2000.

 

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